Adquisición del derecho marcario El presente escrito tiene como fundamento hacer una descripción del procedimiento para registrar una marca en Colombia. A.-Formalidades para la adquisición de la marca - Procedimiento para el registro de una marca
1.- Antecedentes marcarios. El primer paso para el registro de la marca debe ser la verificación de los antecedentes marcarios. Este paso si bien no es un requisito para presentar la solicitud, es la única forma para verificar que no exista un registro igual o que presente confusión con la expresión que se pretende registrar y que impida este o una eventual oposición, o que exista una solicitud anterior para diferenciar productos similares o iguales a los que se pretende registrar. Los antecedentes marcarios se solicitan ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cuál se deberá presentar la solicitud indicando el nombre y la clase en la cuál se pretende registrar, acompañada del pago a de la tasa fijada para dicho procedimiento.(1) 2.-Clasificación de la marca. (Clasificación Internacional de Niza) Es necesario antes de presentar la solicitud ubicar en qué clase esta el producto o servicio que se pretende registrar, dentro de la clasificación internacional de Niza. Esta calificación esta diseñada para catalogar los productos o servicios que van a ser utilizados por la marca a registrar. El arreglo de Niza es un tratado mulitlateral, cuyo objetivo es la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, y fue suscrito el 15 de junio de 1957 por los países que hacen parte del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial. Tiene un carácter administrativo no jurídico y sirve para aclarar dudas y controversias que se presentan al registrar marcas semejantes para productos o servicios incluidos en la misma clase.(2) Actualmente este convenio lo administra la OMPI. El origen de la clasificación es de 1935 y fue creada por las oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad industrial (BIRPI). La clasificación comprende una lista de clases con ejemplos, y una lista alfabética de productos o servicios. El encabezamiento de clase describe de forma general los productos o servicios. Existen 34 clases de productos y 11 clases de servicios. La lista alfabética contiene los productos y servicios en orden alfabético, y está compuesta alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios En el arreglo de Niza esta consagrado que un comité de expertos de los paises miembros es el encargo de decidir todos los cambios que sean necesarios implementarse a la clasificación, especialmente en lo que respecta a los productos y servicios de cada clase, las notas explicativas asociadas y el listado alfabético (3). Esta revisión se publica cada 5 años. 3. Solicitud. La solicitud del registro de una marca se debe pedir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y solamente podrá comprender una clase de productos o servicios, de modo que si se pretenden registrar varias marcas, deberán existir varias solicitudes y cada una tendrá un trámite independiente. Luego puede suceder que para una expresión determinada en una clase no se conceda el registro de la marca, en tanto, en otra si sea otorgado. La solicitud debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 138 de la decisión 486 de 2000. El primer requisito es el petitorio, que es un documento formato que contiene el nombre del solicitante, su dirección, la nacionalidad, el teléfono y su identificación, al igual que las del representante o apoderado, si se actúa a través de éste. De igual forma se deberá indicar la denominación del signo y enumerar cuales son los productos o servicios que se pretenden comercializar con la marca. En caso que la expresión sea un lema comercial, deberá señalarse cual es la marca a la que este se pretende asociar. Con el petitorio se acompaña el comprobante de pago de la tasa oficial, al igual que se indica el número del mismo. Si la marca pretende beneficiarse del derecho de prioridad, se debe indicar en el petitorio. En el espacio indicado para ello se deberá reproducir la marca o sus artes. Por útlimo el solicitante o su apoderado deberán firmar la solicitud y acompañar los anexos de ley.(4) El segundo requisito es la reproducción o artes finales de la marca que se pretende registrar, en tantos ejemplares como se indique en el petitorio. Esta reproducción es necesaria cuando se trata de una marca denominativa, con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional que contenga o no color. Es decir, que en el evento que solamente sea una marca denominativa, sin ninguna figura o gráfica, no será necesario las artes finales de la marca. El tercer requisito es el poder otorgado al apoderado, en el evento en que el solicitante no actúe directamente sino por intermedio de aquel. El cuarto requisito, es el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó. Este documento es necesario para poder acceder al derecho de prioridad de la marca en el evento que esta se haya ya registrado en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Cuando el solicitante desee acogerse al derecho previsto en el artículo 6 quinquies del convenio de Paris, deberá presentar el comprobante de pago de la tasa establecida para dicho procedimiento. El convenio establece que toda marca registrada en uno de los países firmantes del tratado, será admitida para su depósito y protegida en los demás países que suscribieron el convenio con un certificado de registro del país de origen y sin necesidad de legalización de este certificado. De igual forma este tratado permite que cuando exista registro de una marca en uno de los países miembros, esta se pueda beneficiar del derecho de prioridad en otro país, siempre y cuando se presente en el plazo de 6 meses, contados a partir del día siguiente del depósito de la primera solicitud. 4.- La modificación de la solicitud. La solicitud es inmodificable en su aspecto sustancial, pero en los aspectos secundarios esta se podrá modificar.(5) En el aspecto sustancial es inmodificable, verbo y gracia, el cambio el signo que se quiera registrar o su modificación, la ampliación de los productos o el cambio de clase son aspectos esenciales del registro y estos no podrán cambiarse una vez presentado el registro. De allí que si el solicitante se percata que el signo era irregistrable durante el trámite, o que se presenta oposición a la misma por confusión o similitud u otra causal no se puede modificar la solicitud. De allí la importancia de hacer un estudio juicioso y profundo sobre las posibilidades de registro de una marca antes de que esta se presentada.(6) 5.- Presentación de la solicitud. El formulario de petición se radica con los anexos anteriormente indicados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La fecha de presentación de la marca será la fecha de recepción por la oficina nacional competente, siempre y cuando cumpla con los requisitos mencionados para la presentación de la solicitud. Existe sin embargo una excepción frente a la fecha de presentación en las marcas usadas en exposiciones, en este evento, la fecha de la solicitud será la del momento de la exhibición. Para ello es necesario que se cumpla con los siguientes requisitos: A. Que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente. B. Que la exposición se haya realizado en cualquiera de los países miembros de la CAN C. Que sea solicitada dentro los seis meses contados a partir del día en que la marca se haya exhibido por primera vez. D. Que con la solicitud se presente una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual mencione la fecha en que la marca se utilizó por primera vez. Si el petitorio no cumple con alguno de los requisitos que deben ser llenados por el solicitante o falta alguno los anexos legales, la solicitud será inadmitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Como se dijo anteriormente, existe la posibilidad que las marcas que sean depositadas en los países firmantes del Convenio de Paris, puedan solicitar el beneficio de prioridad siempre y cuando presenten la solicitud dentro de los 6 meses siguientes contados a partir del día siguiente del depósito de la primera solicitud. Para beneficiarse de este derecho será necesario que a la solicitud de la marca se acompañe el certificado del registro de la marca del país de origen a más tardar dentro de los tres meses a partir de la solicitud de la misma. 6.- Exámen de Forma Dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud la oficina nacional competente eximirá si la solicitud cumple con los requisitos de forma indicados en la solicitud y que están plasmados en el artículo 135 y 136 de la Decisión 486. Si en el examen de forma resulta que falta algún requisito, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete la solicitud dentro de los 60 días siguientes a la fecha de notificación, so pena de que la solicitud se considere abandonada y pierda su prelación. En el evento en que la solicitud cumpla con todos los requisitos señalados, se ordenará la publicación ante la gaceta de la propiedad industrial. 7.- Oposición Una vez publicada la marca, quién tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro marcario, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación de la marca en la gaceta de la propiedad industrial. Se entiende que también tienen legítimo interés las personas que son titulares de registro en otro país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, o que hayan solicitado un registro anterior, en la mediada en que se esta registrando una marca similar o idéntica que pueda llevar al publico a error. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado donde realice la oposición, para ello deberá solicitar el registro de la marca en el momento de interponerla. En el documento de oposición se podrá pedir un plazo adicional de 30 días para pedir pruebas que la sustenten. Esta norma no limita las pruebas que se puedan practicar para sustentar la oposición, no obstante lo anterior, la superintendencia de industria y comercio no admite pruebas diferentes a las documentales. La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (7). Si se acepta la oposición se correrá traslado al solicitante por el término de 30 días para que haga valer sus argumentos y presente pruebas si así lo estima necesario. La Superintendecia de Industria y Comercio, a solicitud de parte podrá conceder un término adicional de 30 días para que se presenten pruebas que sustenten la contestación. 8.- Examen de fondo y decisión Vencido el plazo para interponer la oposición, o para contestar la oposición o si se presentan, llevar a cabo las pruebas señaladas con ocasión a la contestación, la oficina nacional competente, procederá a realizar un examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca. En esta decisión, en el evento que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente, se deberá pronunciar sobre ellas, sobre la concesión o denegatoria de la marca, mediante una resolución. En Colombia esta decisión es objeto del recurso de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. La decisión final de la Superintendencia, es susceptible del proceso de nulidad ante el Consejo de Estado, quien es la entidad competente para conocer de los procesos de propiedad industrial. Rodolfo Lizarazu
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